Co oznacza Brexit dla właścicieli unijnych znaków towarowych?

Parlament brytyjski 15 stycznia i 12 marca odrzucił projekt umowy regulującej zasady opuszczenia UE przez W. Brytanię. Prawdopodobny staje się „no deal scenario”, czyli opuszczenie UE przez W. Brytanię o północy z 29 na 30 marca 2019 r., bez umowy o zasadach wystąpienia z UE lub później, gdyby udało się przesunąć datę wystąpenia z UE.
Prześledzenia wymaga, jakie będą skutki wystąpienia dla właścicieli unijnych znaków towarowych, istniejących na mocy Rozporządzenia (UE) nr 2017/1001 (dalej: Rozporządzenie, EUTM) chronionych w W. Brytanii.

Podkreślenia wymaga, że popularność korzystania z ww. systemu rejestracji znaków towarowych jest bardzo wysoka. Według stanu na rok 2017, liczba tych znaków (wraz ze wspólnotowymi wzorami przemysłowymi) wynosiła około 1,7 miliona, podczas gdy liczba znaków i wzorów zarejestrowanych za pośrednictwem częściowo konkurencyjnego systemu madryckiego – tzw. rejestracji międzynarodowych, to około 200 tysięcy (źródło: https://www.gov.uk/government/publications/trade-marks-and-designs-if-theres-no-brexit-deal/trade-marks-and-designs-if-theres-no-brexit-deal).

Jakie skutki?

Podstawowym skutkiem bezumownego opuszczenia przez Wielką Brytanię UE będzie wygaśnięcie, z dniem wystąpienia z UE, ochrony EUTM na terytorium Wielkiej Brytanii. W praktyce oznaczałoby to w szczególności, że w braku uregulowań szczególnych, konkurenci mogliby zacząć kopiować znaki towarowe, których ochrona wygaśnie w ten sposób (i nakładać je na towar). Wszelkie zgłoszone do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a niezarejestrowane przed tym dniem EUTM w razie ich rejestracji nie będą obejmowały terytorium Wielkiej Brytanii. Problematyczne może okazać się również dalsze rozpatrywanie przez sądy brytyjskie wszczętych a niezakończonych przed datą wystąpienia z UE spraw o naruszenie EUTM na terytorium Wielkiej Brytanii.

Wychodząc naprzeciw takiemu (radykalnemu) scenariuszowi, rząd brytyjski opracował projekt ustawy zmieniającej dotychczasowe krajowe (brytyjskie) przepisy dotyczące znaków towarowych (The Trade Marks Act 1994, dalej; Ustawa o znakach towarowych), w związku z opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię The Trade Marks (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2018 (dalej „Projekt”). Warto bliżej przyjrzeć się kluczowym rozwiązaniom przewidzianym w Projekcie, które wydają się szczególnie istotne dla właścicieli EUTM faktycznie używających ich na terytorium Wielkiej Brytanii (w szczególności poprzez sprzedaż w Wielkiej Brytanii towarów sygnowanych znakiem towarowym).

Równorzędna ochrona

Głównym założeniem Projektu jest zapewnienie istniejącym w chwili wyjścia z UE EUTM ochrony równorzędnej z przyznaną na mocy przepisów unijnych. W szczególności, EUTM zarejestrowany w dniu wystąpienia przez Wielką Brytanię z UE, po tej dacie będzie traktowany tak, jak gdyby był znakiem towarowym krajowym, zarejestrowanym na podstawie ustawy brytyjskiej, dla tych samych towarów i usług (comparable trade mark). Za datę zgłoszenia równoważnego oznaczenia (comparable trade mark) uważana byłaby data zgłoszenia odpowiadającego mu pierwotnego EUTM. Projekt nie nakłada na właścicieli unijnych znaków towarowych obowiązku uiszczania dodatkowych opłat z samego tytułu ustanowienia tego równoważnego oznaczenia (przy czym w przypadku niektórych czynności, np. odnowienia ochrony znaku równoważnego po dniu wyjścia, opłaty będą konieczne).

W myśl Projektu, właściciel EUTM będzie miał prawo złożenia oświadczenia o rezygnacji z przyznania mu równoważnego oznaczenia (opt out notice). Taka możliwość będzie jednak w kilku przypadkach wyłączona, w szczególności w sytuacji, gdy znak był już przedmiotem przeniesienia, licencji lub innej umowy o równoważnym skutku lub gdy po dniu wyjścia z UE znak był już faktycznie używany na terytorium Wielkiej Brytanii (np. poprzez nakładanie go na towar).

Dodatkowo, Projekt przewiduje możliwość odnowienia ochrony, na wniosek właściciela znaku, tych równoważnych oznaczeń, których 10-letni okres ochrony wygaśnie w okresie sześciu miesięcy od dnia wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. Podkreślenia wymaga, że w razie wygaśnięcia ochrony właściciel EUTM otrzyma stosowne zawiadomienie od brytyjskiego Urzędu ds. Własności Intelektualnej (Intellectual Property Office), dalej „IPO”, wraz z informacją o możliwości odnowienia ochrony w dodatkowym terminie sześciu miesięcy od daty (otrzymania) zawiadomienia.
W Projekcie zawarte zostały również szczególne regulacje dotyczące wpisu, do brytyjskiego rejestru znaków, przejścia praw do znaku towarowego (np. na skutek sprzedaży praw do znaku), w przypadku, gdy w rejestrze EUTM, na dzień wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, nowy właściciel nie był jeszcze wpisany jako uprawniony do oznaczenia. W takim przypadku konieczne będzie złożenie przez (nowego) właściciela EUTM wniosku o odnotowanie przejścia praw w rejestrze. Warto zwrócić również uwagę na postanowienia dotyczące licencji. Przede wszystkim, w razie zawarcia, przed dniem opuszczenia UE przez Wielką Brytanię, umowy licencyjnej na EUTM (upoważniającej do używania EUTM na terytorium Wielkiej Brytanii), taka umowa nie wygaśnie. W konsekwencji, dotychczasowy licencjobiorca będzie nadal uprawniony do dalszego używania oznaczenia w Wielkiej Brytanii (pomimo wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE). W tym zakresie uwzględnienia będą wymagały jednak krajowe przepisy brytyjskie dotyczące licencji na znak towarowy. Regulacje te ograniczają możliwość powoływania się na umowę licencyjną w przypadku braku wpisu licencji do rejestru brytyjskiego, w szczególności w sytuacji, gdy licencjobiorca chciałby dochodzić swoich praw przeciwko osobom trzecim (np. w razie naruszenia znaku towarowego na terytorium, gdzie znak towarowy jest używany przez licencjobiorcę). Zgodnie z Projektem, w przypadku jeżeli dana licencja jest już wpisana do rejestru, powyższe ograniczenia nie będą miały zastosowania przez okres 12 miesięcy od dnia wystąpienia przez Wielką Brytanię z UE. W tym czasie zatem licencjobiorca będzie mógł powoływać się na swoje prawa względem osób trzecich, nawet jeżeli licencja nie została jeszcze wpisana do rejestru brytyjskiego. Niezależnie od tego okresu przejściowego, wydaje się, że z punktu widzenia licencjobiorców używających EUTM na terytorium Wielkiej Brytanii, korzystne jest jak najszybsze (po dacie wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE) złożenie wniosku o wpis licencji do rejestru brytyjskiego.

Co na to sądy?

Ponadto Projekt zawiera szczególne regulacje dotyczące prowadzenia postępowań przed brytyjskimi sądami ds. unijnych znaków towarowych (dalej: Sądy UE), które funkcjonują w każdym państwie członkowskim i rozpatrują sprawy dotyczące EUTM. W szczególności, w odniesieniu do postępowań wszczętych a niezakończonych przed dniem opuszczenia UE przez Wielką Brytanię, prowadzonych przez brytyjskie Sądy UE, nadal będą miały zastosowanie przepisy proceduralne Rozporządzenia. Istotna w tym kontekście jest zawarta w Projekcie propozycja, aby brytyjski Sąd UE, rozpatrujący sprawę o naruszenie istniejącego EUTM, mógł udzielić właścicielowi tego EUTM zabezpieczenia w drodze zakazu nieuprawnionego używania znaku równoważnego (np. poprzez nakaz wycofania z obrotu na terytorium Wielkiej Brytanii towarów oznaczonych oznaczeniem równoważnym, tj. znakiem brytyjskim wywodzącym się z EUTM, naruszającym wcześniejszy EUTM). Zastosowanie takiego środka prawnego może zapewnić szybką ochronę właścicielowi znaku wcześniejszego bez oczekiwania na wynik (często długotrwałego) procesu.

Projekt przewiduje również szczególne zasady dotyczące rozpatrywania zgłoszeń EUTM, które na dzień wystąpienia przez Wielką Brytanię z UE:

  • były złożone w EUIPO oraz
  • otrzymały w związku z tym datę zgłoszenia, a ponadto
  • do dnia wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE nie zostały jeszcze rozpatrzone przez EUIPO.

Uprawnieni z takich zgłoszeń będą mogli przez okres dziewięciu miesięcy od dnia opuszczenia UE przez Wielką Brytanię złożyć wnioski o rejestrację w Wielkiej Brytanii identycznego znaku towarowego, co znak objęty zgłoszeniem w EUIPO, dla tych samych towarów i usług (lub ich wskazanej części). Proces rozpatrywania i rejestracji takiego oznaczenia będzie już przebiegał według zasad przewidzianych brytyjską Ustawą o znakach towarowych. Korzyść przewidziana w Projekcie dla właścicieli praw polega na przyznaniu dla takich oznaczeń prawa pierwszeństwa już od daty pierwotnego zgłoszenia do EUIPO, ew. innej daty pierwszeństwa wnioskowanej przez uprawnionego (a nie od daty zgłoszenia w brytyjskim IPO).

Przykład

Znak towarowy ABC był prawidłowo zgłoszony do EUIPO w lutym 2019 roku. W dniu opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię nie został jeszcze zarejestrowany. Właściciel znaku towarowego ABC, zgodnie z Projektem, ponownie zgłosił to samo oznaczenie do brytyjskiego IPO dnia 10 maja 2019 roku, przy czym 15 marca 2019 roku do IPO został zgłoszony kolizyjny znak brytyjski (bardzo podobny do znaku ABC). W takim przypadku, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Projekcie, brytyjski IPO powinien przyznać pierwszeństwo uprawnionemu do znaku ABC, ponieważ dysponuje on wcześniejszą datą zgłoszenia znaku. W konsekwencji, zarejestrowany powinien zostać znak ABC.
Podkreślenia wymaga przy tym, że osoby korzystające z powyższej możliwości będą musiały uiścić opłaty zgłoszeniowe na zasadach obowiązujących wszystkich innych zgłaszających brytyjskie krajowe znaki towarowe (aktualnie opłata za zgłoszenie wynosi około 200 funtów).

Magdalena Bęza radca prawny w kancelarii prawnej D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce

Podsumowując, wydaje się, że rozwiązania przewidziane w Projekcie generalnie wychodzą naprzeciw potrzebom właścicieli unijnych znaków towarowych; ustawodawca brytyjski najwyraźniej stara się respektować ich prawa nabyte w zakresie posiadanych EUTM. Pogorszeniu ulegnie natomiast sytuacja prawna uprawnionych ze zgłoszenia EUTM niezarejestrowanych do dnia Brexitu, którzy zgodnie z Projektem będą musieli dokonać nowych formalności (zgłoszenie) i ponieść związane z tym koszty. W związku z tym, w celu uniknięcia tych kosztów, uprawnieni do zgłoszonych, a niezarejestrowanych jeszcze EUTM, którym zależy na ochronie ich znaków towarowych na terytorium Wielkiej Brytanii, powinni monitorować stan postępowania rejestracyjnego i starać się w miarę możliwości doprowadzić do rejestracji znaku jako EUTM jeszcze przed 29 marca 2019 roku. Jednocześnie zasygnalizowania wymaga, że Projekt na tę chwilę nie został jeszcze przyjęty i w związku z powyższym, pomimo iż ryzyko braku jego wejścia w życie przed dniem opuszczenia UE przez Wielką Brytanię nie wydaje się wysokie, uprawnieni do istniejących EUTM, którym szczególnie zależy na ciągłości ochrony EUTM na terenie Wielkiej Brytanii, powinni rozważyć dokonanie już teraz zgłoszenia i rejestracji oznaczenia na zasadach przewidzianych w brytyjskiej Ustawie o znakach towarowych. Takie rozwiązanie w pełni zabezpieczy ich przed ryzykami wynikającymi z potencjalnej automatycznej utraty ochrony znaku na terytorium Wielkiej Brytanii w dniu opuszczenia UE przez Wielką Brytanię.

Magdalena Bęza

Artykuł został opublikowany w dzienniku „Rzeczpospolita” w dniu 15 marca 2019 r.