Ta strona używa plików „Cookies”
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki w tym zakresie, oznacza zgodę na ich używanie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej polityce prywatności. X

9 lipca 2013

Poprzestać na kodeksie cywilnym czy rejestrować znak towarowy

Magdalena Bęza
Dziennik Gazeta Prawna, 9 lipca 2013

Nazwę, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza, można chronić na kilka sposobów. Mniej lub bardziej kosztownych.

Przedsiębiorcom wciąż zdarza się budować markę firmy bez zadbania zawczasu o prawną stronę tego procesu. W konsekwencji często w razie sporu z konkurentami przed sądem nie sposób skorzystać z wielu ułatwień. Jakie instrumenty są tu w ogóle do dyspozycji?

Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają ochronę firmy (czyli oznaczenia, pod którym przedsiębiorca działa) na kilku poziomach. Najszerszy zakres ochrony firmy można uzyskać poprzez jej rejestrację jako znaku towarowego na zasadach przewidzianych w art. 120-173 ustawy z 30 czerwca 2000 r.

– Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) lub jako wspólnotowego znaku towarowego – zgodnie z rozporządzeniem Rady z 26 lutego 2009 r. nr 207/2009.

Prawo ochronne na znak towarowy pozwoli na wyłączne używanie zarejestrowanego oznaczenia na terytorium objętym ochroną, nie tylko jako firmy przedsiębiorstwa, lecz także na wytwarzanych towarach, dokumentach związanych z działalnością spółki lub w celach reklamowych. W sytuacji naruszenia prawa do nazwy, która jednocześnie stanowi zarejestrowany znak towarowy, nie ma obowiązku przedkładania w postępowaniu sądowym dowodów używania tego oznaczenia. Wystarczające będzie złożenie w sądzie świadectwa ochronnego, z którego wynika, że pokrzywdzony przedsiębiorca mógł używać znaku towarowego wcześniej aniżeli osoba naruszająca.

Obecnie możliwa jest ochrona znaku na szczeblu krajowym, w drodze rejestracji w Urzędzie Patentowym (w takiej sytuacji znak jest chroniony na terytorium Polski), oraz na poziomie wszystkich krajów Unii Europejskiej jako wspólnotowego znaku towarowego poprzez rejestrację w OHIM – Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (w tym ostatnim przypadku jeden wpis do rejestru pozwala na ochronę znaku na terytorium całej Unii).

Krok po kroku

W celu uzyskania prawa ochronnego na krajowy znak towarowy należy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy w obrocie nie funkcjonują już identyczne lub podobne oznaczenia używane dla identycznych lub podobnych towarów lub usług. Baza zgłoszonych i zarejestrowanych oznaczeń znajduje się na stronach internetowych Urzędu Patentowego (www.uprp.gov.pl). Jeżeli rezultat takiej weryfikacji jest negatywny (brak oznaczeń kolizyjnych), należy wypełnić formularz wniosku o rejestrację znaku towarowego (również dostępny pod wspomnianym adresem) i przesłać go lub złożyć osobiście w Urzędzie Patentowym. We wniosku trzeba przedstawić znak towarowy (w tym grafikę, o ile ją zawiera) oraz sprecyzować, dla jakich towarów lub usług ma być zarejestrowany. Poszczególne klasy (kategorie) towarów i usług, które można zgłosić, są ujęte w tzw. klasyfikacji nicejskiej, dostępnej m.in. w serwisie urzędu. Przykładowo, jeżeli firma produkuje radia samochodowe, to znak towarowy powinien być zgłoszony w klasie 9 klasyfikacji nicejskiej, obejmującej takie właśnie urządzenia.

Trzeba zapłacić

Warto jednak zauważyć, że rejestracja firmy (nazwy) spółki w charakterze znaku towarowego wiąże się z koniecznością uiszczenia opłat urzędowych. Chodzi przede wszystkim o uiszczenie opłaty za zgłoszenie znaku (min. 550 zł) a następnie, po otrzymaniu decyzji Urzędu Patentowego o rejestracji znaku – za udzielenie prawa ochronnego (min. 490 zł).

WAŻNE: Rejestracja firmy (nazwy) spółki w charakterze znaku towarowego wiąże się z koniecznością uiszczenia opłat urzędowych.

Z kolei jeżeli zdecydujemy się na ochronę znaku na szczeblu wspólnotowym, należy liczyć się z kosztami na poziomie min. 900 euro (opłata ta obejmuje zarówno zgłoszenie, jak i rejestrację znaku). Wysokość opłat jest uzależniona od liczby klas towarów lub usług, dla których chcemy zarejestrować znak. W uproszczeniu: im szerszy zakres żądanej ochrony, tym większa opłata.

W razie naruszenia prawa do zarejestrowanego znaku towarowego, w szczególności poprzez używanie przez konkurenta znaku identycznego lub podobnego, np. w firmie lub na wytwarzanych towarach, uprawnionemu do znaku przysługują roszczenia obejmujące m.in. żądanie zaniechania naruszeń, wydanie uzyskanych korzyści oraz zapłatę opłat licencyjnych za okres bezprawnego używania znaku. Posługiwanie się w obrocie znakami podrobionymi (tj. identycznymi jak wcześniej zarejestrowane) jest również zagrożone sankcjami karnymi (m.in. grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności, nawet do lat 5).

Wygrać w sądzie będzie trudniej

Jeżeli nie zdecydujemy się na rejestrację firmy jako znak towarowy, w razie naruszenia prawa do firmy możemy korzystać z ochrony przewidzianej w przepisach kodeksu cywilnego, co nie wiąże się z koniecznością dodatkowej rejestracji, poza zwykłym wpisem do rejestru przedsiębiorców. Zgodnie z art. 4310 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: k.c.) przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało naruszone, może żądać zaniechania naruszenia, usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez tego, kto dopuścił się naruszenia. Przyjmuje się, że przepis ten obejmuje wszelkie przypadki naruszenia prawa do firmy (np. jej użycie w później zarejestrowanej firmie konkurenta).

Mając na uwadze, że prawo do firmy uważa się również za dobro osobiste osoby prawnej, w razie jej naruszenia istnieje możliwość skorzystania z ochrony przewidzianej dla dóbr osobistych. Katalog roszczeń przysługujących w związku z naruszeniem dóbr osobistych jest zbliżony do mających zastosowanie dla ochrony firmy (zaniechanie bezprawnego działania, publikacja odpowiedniego oświadczenia, wpłata środków finansowych na cel społeczny).

Należy jednak pamiętać, że w razie naruszenia prawa do firmy, jeżeli nie zarejestrujemy jej jako znaku towarowego, trudniej będzie wygrać ewentualny spór. Konkurent będzie mógł bowiem zarzucać, że zaczął używać konkurencyjnego oznaczenia jeszcze przed datą wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców (np. w reklamie, na papierze firmowym, szyldzie itp.). W przypadku rejestracji firmy jako znaku towarowego takie działania miałyby dużo mniejsze szanse powodzenia, ponieważ prawo ochronne co do zasady przyznaje wyłączność na używanie zarejestrowanego oznaczenia.

WAŻNE: Jeżeli stworzyliśmy oryginalną nazwę firmy i zależy nam na jej utrzymaniu i ochronie, warto ponieść niezbędne wydatki i zarejestrować takie oznaczenie jako znak towarowy.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Ponadto w każdym przypadku firma spółki podlega ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.; dalej: u.z.n.k.), również bez konieczności odrębnej rejestracji. W tym kontekście należy wskazać, że art. 5 u.z.n.k. zakazuje takiego oznaczania przedsiębiorstwa, które może wprowadzić w błąd co do tożsamości, m.in. przez używanie firmy wcześniej używanej zgodnie z prawem do oznaczenia innego przedsiębiorstwa.

Z kolei w przypadku gdy naruszenie polega na bezprawnym użyciu przez konkurenta firmy przedsiębiorstwa na towarach lub usługach (tj. jako znaku towarowego), pokrzywdzony podmiot może skorzystać z art. 10 u.z.n.k.  Zgodnie z nim niedopuszczalne jest oznaczanie towarów lub usług w sposób mogący wprowadzić klientów w błąd m.in. co do ich pochodzenia (taka sytuacja zaistniałaby w szczególności w razie oznaczenia towaru nazwą identyczną do wcześniej używanej firmy, ponieważ odbiorcy towarów mogliby domniemywać, że przedsiębiorstwo posługujące się wcześniejszą firmą i przedsiębiorstwo produkujące towar oznaczony taką samą nazwą są wzajemnie powiązane lub tożsame). Zakres roszczeń przysługujących z tytułu naruszenia prawa do firmy przewidziany w przepisach u.z.n.k. jest nieco szerszy niż katalog roszczeń wynikający z przepisów k.c.

Podobnie jak w przypadku ochrony na podstawie kodeksu cywilnego w razie ewentualnego sporu trudniej będzie wygrać w sporze o pierwszeństwo do używania firmy aniżeli w przypadku rejestracji nazwy jako znaku towarowego. Sama rejestracja firmy (w ramach wpisu do rejestru przedsiębiorców) wywiera bowiem dużo słabsze skutki niż prawo ochronne na znak towarowy.

Co wybrać

Biorąc zatem pod uwagę powyższe utrudnienia, które mogą wystąpić w razie korzystania z ochrony na podstawie kodeksu i ustawy, jeżeli stworzyliśmy oryginalną nazwę firmy i zależy nam na jej utrzymaniu i ochronie, warto ponieść niezbędne wydatki i zarejestrować takie oznaczenie jako znak towarowy. W razie potrzeby łatwiejsze bowiem będzie udowodnienie naszego prawa do oznaczenia i zakazanie konkurentom działań go naruszających.

Poglądy i opinie wyrażone w powyższym tekście prezentują zapatrywania autorów i mogą nie być zbieżne z poglądami i opiniami KPMG w Polsce. Ponadto wszystkie przedstawione w tekście informacje mają ogólny charakter, a intencją autorów nie było ich odniesienie do jakichkolwiek podmiotów i osób.